Se entiende por Marca todo signo susceptible de
representación gráfica que sirva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de una empresa de los
de otras.
La Marca es una herramienta de mercado, que permite a
los consumidores identificar y reconocer los productos o
servicios ofrecidos por un determinado comerciante.
Las legislaciones en materia de Marcas de los distintos
países determinan expresamente los signos que pueden o
no constituir una marca. En la mayoría de los estados,
la marca debe cumplir dos requisitos para poder ser
válidamente registrada:
- tener fuerza distintiva. - ser susceptible de representación gráfica.
¿EN QUE SE DIFERENCIA LA MARCA
DEL NOMBRE COMERCIAL?
- Un Nombre Comercial es un título que concede el
derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o
denominación como identificador de una empresa en el
tráfico mercantil.
- Los Nombres Comerciales, como títulos de
propiedad industrial, son independientes de los nombres
de las sociedades inscritos en los Registros
Mercantiles.
- El Nombre Comercial es el signo o denominación
que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y
que sirve para distinguirla de las demás empresas que
desarrollan actividades idénticas o similares.
- El Nombre Comercial, por tanto, distingue a la
empresa que fabrica o comercializa los productos o
presta sus servicios.
- La Marca en cambio, distingue los productos o
servicios que fabrica, comercializa o presta dicha
empresa.
Así, un fabricante de calzado registraría como Nombre
Comercial el que utilice en sus actividades
empresariales de fabricante, así por ejemplo, en sus
relaciones con proveedores, clientes, etc.
El Signo o Nombre con que comercialice el calzado será
la Marca del producto.
La denominación social es el nombre que identifica a una
Persona Jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y,
por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.
- El Nombre Comercial no es preciso que coincida
con la denominación social y puede elegirse, por tanto,
un Nombre Comercial diferente de la denominación
social.
Una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo
desea, varios Nombres Comerciales para
identificar actividades empresariales pertenecientes a
diferentes sectores del tráfico económico.
Así, un fabricante de pantalones registraría como
Nombre Comercial el que utilice en sus actividades
empresariales de fabricante y que sirva para
diferenciarlo de otros empresarios.
Su denominación social es la que debe emplear, por
ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a
trabajadores en la seguridad social. El signo o nombre
con que comercialice esos pantalones será la Marca
del producto. Todos estos signos pueden ser, a
elección del empresario, iguales o diferentes, según su
conveniencia.
En un símil con la persona física la denominación social
sería el ¿nombre civil? de la persona física y el
Nombre Comercial sería el ¿nombre artístico? con que
dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado.
SOY AUTÓNOMO Y QUIERO REGISTRAR
UN NOMBRE COMERCIAL PARA MI NEGOCIO. ¿PUEDO HACERLO O
DEBO TENER UNA S.L.?
Los registros de Nombres Comerciales o Marcas, se
pueden realizar a nombre de cualquier Persona Fisica o
Jurídica. No es necesario tener una Sociedad ( SL,
SA, SLL, SAL, SDAD.COOP. ETC), para registrar una Marca
o Nombre Comercial.
Tampoco es necesario estar dado de alta en Hacienda para
proceder al registro de una Marca o Nombre Comercial.
¿QUE SE NECESITA PARA REALIZAR
EL REGISTRO?
Para poder efectuar el registro es necesario:
1. DENOMINACIÓN QUE DESEA REGISTRAR.
2. INDICARNOS PARA QUE PRODUCTOS O SERVICIOS SE
UTILIZARÁ LA DENOMINACIÓN.
3. EFECTUAR UN INFORME POR PARECIDOS
FONÉTICOS.
4. ENVIARNOS EL FORMULARIO DE SOLICITUD CON TODOS LOS
DATOS DEL SOLICITANTE.
5.DENOMINACIONES CON LOGOTIPO o GRÁFICO.
Si la denominación que desea registrar, dispone de
LOGOTIPO, GRÁFICO, ANAGRAMA, ESCUDO o
EMBLEMA, se puede registrar junto con la
DENOMINACIÓN (siendo el importe del registro el mismo),
que nos puede remitir tras haber realizado el pedido
abriendo un ticket de consulta al departamento de
registros de marcas y adjuntando el archivo.
Si lo desea, puede remitirlo en un archivo adjunto por
correo electrónico a cyoarte@cyoarte.com, en
cualquiera de los siguientes formatos: JPG, BMP, TIF,
GIF, COREL, PAINT, WORD, PDF.
6. JUSTIFICANTE DE LA TRANSFERENCIA.
Si la forma de pago por la que opta es transferencia
bancaria, para agilizar los trámite puede remitirnos
copia del justificante al FAX 987070256, o correo
electrónico cyoarte@cyoarte.com, indicando
claramente la denominación que desea registrar.
¿CUANTO ME CUESTA UN INFORME?
A) El importe de una BUSQUEDA RÁPIDA POR IDENTIDADES
es de 25,00 EUROS.
B) El importe de un INFORME POR IDENTIDADES Y
PARECIDOS es de 75,00 EUROS.
¿CUANTO ME CUESTA LA SOLICITUD
DE REGISTRO?
- MARCA NACIONAL O NOMBRE COMERCIAL - SOLICITUD:235,00 EUROS - RETIRADA DE TÍTULO Y MANTENIMIENTO POR 10 AÑOS:150,00 EUROS. Este importe se abona a
los 5 meses aproximadamente.
- MARCA COMUNITARIA - SOLICITUD1200,00 EUROS - RETIRADA DE TITULO Y MANTENIMIENTO POR 10 AÑOS:
1200,00 EUROS. Este importe se abona a
los 12 meses aproximadamente.
¿PARA QUE SIRVE UNA MARCA?
La función principal de las Marcas es identificar la
procedencia empresarial de los productos o servicios a
los que designan.
La marca también transmite a los consumidores la idea de
que todos los productos o servicios identificados con
una misma Marca están dotados de la misma calidad, y por
ello, resultan superiores o inferiores a otros productos
o servicios de su mismo género.
El principal interés para el titular de una Marca, es
que, ésta alcance una buena fama (goodwill) en el
mercado. El goodwill presupone la preferencia que el
público consumidor otorga a los productos o servicios
dotados con la Marca.
¿ES ACONSEJABLE REALIZAR UNA
BÚSQUEDA?
Sí.
Antes de presentar una solicitud conviene hacer una
búsqueda para localizar todas las Marcas o Nombres
Comerciales que figuren solicitados o registrados
anteriormente y que distingan productos o actividades
idénticos o similares, para conocer las posibilidades de
registrabilidad.
¿Si en la búsqueda no se encuentra ninguna Marca o
Nombre Comercial igual o similar, ¿se puede asegurar que
la solicitud será concedida, o que si se comienza a
explotar no se violarán otras marcas o nombres
comerciales?
No.
La búsqueda de Marcas y Nombres Comerciales iguales o
parecidos solicitados o concedidos con anterioridad,
puede servir para dar un conocimiento bastante amplio de
lo que ha sido protegido, pero no puede garantizar que
la Marca y el Nombre Comercial vayan a ser concedidos y
que no se lesionen derechos de terceros si se empiezan a
explotar.
¿POR QUÉ INTERESA PROTEGER UNA
MARCA?
Considerando las fuertes sumas de dinero invertidas para
idear y crear una Marca (NAMING), para su publicidad y
para la promoción de los productos y servicios
(MARKETING) identificados con la misma, un uso no
autorizado de la marca provocaría un gran perjuicio en
los derechos, negocios y prestigio de su titular
legítimo.
De ahí la importancia de revestir de una adecuada
protección a las Marcas.
El único camino efectivo para que una empresa proteja el
activo que representa su Marca es a través de su
registro.
El registro de la Marca otorga a su titular el derecho
exclusivo a usarla y una protección eficaz frente a la
copia, imitación, usurpación, falsificación de la marca
o el aprovechamiento de su reputación.
La presentación de la solicitud de Marca y el registro
de la misma legitima al titular de la Marca para ejercer
las acciones legales oportunas contra quien usurpe el
signo o utilice la Marca sin su autorización.
De igual forma, resulta importante proteger la Marca en
virtud del atractivo comercial y económico que
representa para su titular, el cual podrá realizar
negocios e inversiones o conseguir créditos apoyándose
en el valor comercial de la Marca o en la potencialidad
de sus futuros beneficios.
Marcas Denominativas
Marcas que identifican un producto o servicio a partir
de una o varias palabras. Deben distinguirse
fonéticamente de los productos o servicios de su mismo
género.
NIKE - MERCEDES BENZ - Mc DONALD ' S
* Todas las marcas son Marcas Registradas
Marcas Gráficas
Marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que
diferencian visualmente a una marca. Son figuras
distintivas que no pueden reconocerse fonética ni
auditivamente, sólo visualmente.
Marcas Mixtas
Son el resultado de la combinación de dos o más signos
de distinta índole. Generalmente son combinaciones de
palabras con dibujos, diseños o logotipos.
Marcas Tridimensionales
Corresponden a cuerpos representados en 3 dimensiones,
como envases, envoltorios, botellas, cajas.
SEGÚN SU GRADO DE CONOCIMIENTO
- Marcas Comunes - Marcas Renombradas
Marcas Comunes
Todo signo que distingue en el mercado determinados
productos o servicios pero que no goza de un grado de
conocimiento significativo o relevante por parte del
público consumidor.
Marcas Renombradas
Se trata de las marcas que son conocidas por el público
en general. Además, para que una marca se considere
renombrada debe existir la opinión generalizada de que
los productos o servicios que designan dichas marcas son
productos o servicios de alta calidad.
La Marca Renombrada se impone al principio de
especialidad de las marcas, de manera que no se
permitirá la utilización por terceros de las marcas
Coca-Cola, Rolex y Ferrari, aunque se trate de
distinguir productos o servicios que no estén
directamente relacionados con los productos o servicios
designados por la marca renombrada.
Ciertas legislaciones distinguen, además, las Marcas
Notorias: aquéllas que por el volumen de ventas de los
productos o servicios que designan, la intensidad o
alcance geográfico de su uso, su valoración y prestigio
alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, son
generalmente conocidos por el sector pertinente del
público al que se destinan los productos o servicios que
distingue dicha marca.
SEGÚN EL TITULAR
- Marcas Individuales - Marcas Colectivas
Marcas Individuales
Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada
persona física o jurídica.
Marcas Colectivas
Aquellas registradas por una asociación que quiere
diferenciar los productos o servicios de sus miembros de
los de aquellas personas que no forman parte de la
asociación. El titular de la marca es la asociación y
existen diversas personas afiliadas a la asociación
autorizadas para usar la marca.
SEGÚN EL OBJETO QUE DESIGNAN
- Marca de Productos - Marca de Servicios - Marcas de Garantía
Marca de Productos
Signos que designan exclusivamente productos.
Marca de Servicios
Signos utilizados para designar los servicios prestados
por una determinada persona física o jurídica.
Marcas de Garantía
Son aquellas que garantizan las características comunes,
en particular la calidad, los componentes y el origen de
los productos elaborados o distribuidos o los servicios
prestados por personas físicas o jurídicas debidamente
autorizadas y controladas por el titular de la marca.
Marcas Olfativas
Son las que están constituidas por un olor. Este olor
debe ser tan característico y distintivo que no pueda
confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca
de olor a cereza para lubricantes. El principal
obstáculo para el registro de la marca olfativa es
cumplir el requisito de la representación gráfica.
Marcas Sonoras
Son aquellos signos que son percibidos por el sentido
del oído. Signos que se distinguen por su sonido
altamente diferenciador y exclusivo. El principal
obstáculo para el registro de la marca sonora es cumplir
el requisito de la representación gráfica.
Marcas Gustativas
Aquellas constituidas por los signos percibidos por el
sentido del gusto. Si bien no existe por ahora ninguna
marca gustativa registrada, existe la posibilidad de que
en algún momento pueda admitirse el registro de este
tipo de marcas. Su principal obstáculo es cumplir el
requisito de la representación gráfica de la marca.
Marcas Táctiles
Signos que son percibidos por el sentido del tacto. Al
igual que las marcas gustativas, aún no se conoce ningún
registro de marca táctil. Su principal obstáculo es el
requisito de la representación gráfica de la Marca.
¿TIEMPO DE LA TRAMITACIÓN?
- MARCA NACIONAL - SOLICITUD: 1 dia. - CONCESIÓN: 5/6 meses.
- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos y
dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se
incluyen los envoltorios, los envases y la forma del
producto o de su presentación.
- El color o una combinación de colores.
- Signos percibidos por los sentidos (sonoros,
olfativos, gustativos y táctiles), siempre que superen
el obstáculo de la exigencia de representación gráfica.
- Cualquier combinación de los signos anteriores.
¿CÓMO OBTENER EL DERECHO SOBRE
UNA MARCA?
Los derechos exclusivos sobre una Marca pueden obtenerse
de dos formas:
1) Por el uso: 2) Por el registro:
1) Por el uso:
El derecho sobre una Marca pertenece a quien usa
determinado signo por vez primera y de forma efectiva
para designar sus productos o servicios en el mercado.
Algunas legislaciones prevén la protección de las Marcas
no registradas cuando éstas se encuentran revestidas de
cierta notoriedad en el mercado y son reconocidas por el
público consumidor.
2) Por el registro:
El nacimiento del derecho exclusivo sobre la Marca tiene
lugar mediante la inscripción del signo en un Registro
de Marcas.
Por medio del registro, el titular adquiere el derecho
de usar la Marca en exclusiva, así como, el derecho a
prohibir a terceros la utilización de signos idénticos o
similares.
La protección que otorga el registro de una Marca es más
amplia que la protección que confiere el simple uso.
Así, los medios de defensa concedidos a una marca
registrada resultan más eficaces, ya que resulta más
sencillo probar quién es su titular.
¿EN QUÉ CASOS RESULTA PROHIBIDO
EL REGISTRO DE LA MARCA?
Existen determinadas circunstancias que hacen inadecuada
a una Marca para operar en el mercado e imposibilitan su
acceso al registro.
No podrán registrarse como Marca:
1. Signos que no sean susceptibles de representación
gráfica.
2. Signos que carezcan de carácter distintivo; es decir,
que no sean capaces de distinguir un producto o servicio
de otro.
3. Las Marcas compuestas exclusivamente por signos que
se hayan convertido en usuales o habituales para
denominar a los productos y servicios que designan.
Ejemplo: no se puede registrar la palabra
INTERNET para servicios de acceso a redes informáticas.
4. Las Marcas compuestas exclusivamente por signos que
sirvan en el comercio para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica o la época de producción del
producto o de la prestación del servicio, u otras
características del producto o del servicio.
Así, no podrán registrarse denominaciones tales como
"extra" o "suprema" o denominaciones geográficas para
distinguir productos o servicios característicos de la
zona que designa la marca.
Las prohibiciones contenidas en las letras b) a d) no se
aplicarán si las marcas en cuestión hubieran adquirido,
para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un carácter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. Esto
ocurre en los casos en los que, como consecuencia de un
uso intenso en el comercio, publicidad, etc., la marca
alcanza un grado de conocimiento tan grande entre los
consumidores que éstos identifican plena e
inequívocamente el producto o servicio.
Ejemplo: TETRAPACK.
5. Marcas que consisten en una forma que viene impuesta
por la naturaleza del producto, en una forma que es
necesaria para obtener un resultado técnico o en una
forma que da un valor sustancial a un producto o
servicio.
Se trata de tres casos distintos de prohibición que se
refieren a las marcas tridimensionales.
Con la primera prohibición (formas impuestas por la
naturaleza de un producto), se intenta evitar la
protección como marca de las simples formas usuales o
genéricas de los productos:
Por ejemplo: la forma común de un cepillo de
dientes.
En segundo lugar, la prohibición se refiere a formas
necesarias para obtener un resultado técnico. En este
caso, se intenta impedir que se proteja mediante un
derecho de marca una forma cuya finalidad es obtener un
avance técnico en relación con lo anteriormente
conocido, es decir, una modificación formal que debería
ser objeto de protección mediante patente o mediante
modelo de utilidad.
Ejemplo: la forma hexagonal de la cabeza de un
tornillo
Por último, la prohibición relativa a las formas que dan
un valor sustancial al producto intenta impedir que se
proteja mediante un derecho de marca una forma
tridimensional que reúne las características y está
destinada a cumplir la función de un diseño industrial.
6. Marcas compuestas por signos contrarios a la ley, al
orden público o a las buenas costumbres.
Por ejemplo: que supongan apología del terrorismo
o denominaciones denigratorias o racistas.
7. Marcas compuestas por signos que puedan inducir al
público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la
calidad o la procedencia geográfica del producto o
servicio, son signos engañosos que proporcionan
información errónea respecto a los productos y servicios
para los que se solicita la Marca y puede causar
confusión entre los consumidores en cuanto a la
naturaleza u origen de los productos o servicios que
identifica.
Ejemplo: Bordeaux para todo tipo de vinos.
8. Marcas que reproduzcan o imiten la denominación, el
escudo, la bandera, las condecoraciones u otros emblemas
de los países u organizaciones intergubernamentales.
Tienen por objeto impedir que una empresa se apropie de
signos que constituyen un distintivo del estado. No
obstante, pueden formar parte de una marca pero siempre
como elemento secundario.
2. PROHIBICIONES RELATIVAS
Las prohibiciones relativas se dirigen a la tutela de
derechos anteriores de terceras personas que podrían
verse afectados por la inscripción de la marca
posterior. Para su aplicación es necesario que el
titular prioritario presente oposición.
- Existencia de una Marca anterior. - Existencia de un derecho de Propiedad Intelectual o
de Propiedad industrial distinto de la marca. - Existencia de una marca no registrada u otro signo
distintivo anterior. - Existencia de derechos relativos a la personalidad
- Marca de Agente.
-Existencia de una Marca anterior.
No podrá registrarse una marca:
1. cuando sea idéntica a una marca anterior y los
productos o servicios para los que se haya solicitado o
registrado la marca sean idénticos a aquellos para los
cuales esté protegida la marca anterior;
Ejemplo: intentar registrar la marca Mc
Donald's para comida cuando ya está inscrita una
marca Mc Donald's para comida.
2. cuando, por ser idéntica o similar a la marca
anterior y por ser idénticos o similares los productos o
servicios designados por ambas marcas, exista por parte
del público un riesgo de confusión. El riesgo de
confusión comprende también el riesgo de asociación con
la marca anterior.
Ejemplo: intentar registrar la marca LAKOSTEE
para calzado cuando ya está registrada una marca LACOSTE
para ropa.
3. cuando sea idéntica o similar a una marca anterior
que goce de notoriedad o renombre, aunque los productos
o servicios que designa la marca que se intenta
registrar sean diferentes de los que designa la marca
anterior.
Ejemplo: intentar registrar la marca NIKE para
automóviles.
- Existencia de un derecho de Propiedad Intelectual o
de Propiedad industrial distinto de la marca.
No podrán registrarse como marcas creaciones literarias
o artísticas sobre las que recaiga un derecho de autor
(por ejemplo, un slogan o un dibujo) o creaciones
protegidas por un derecho de propiedad industrial (por
ejemplo, un diseño industrial).
- Existencia de una marca no registrada u otro signo
distintivo anterior.
No podrá registrarse una marca cuando existan derechos
anteriores sobre una marca no registrada u otro signo
distintivo utilizado en el tráfico económico.
- Existencia de derechos relativos a la personalidad
No podrá registrarse como marca un nombre, apellido u
otro signo relativo a la propia imagen de una persona
física, o la razón social, nombre comercial o
denominación de una persona jurídica distinta al
solicitante sin su consentimiento. Se pretende evitar el
aprovechamiento del nombre y la imagen ajenas.
- Marca de Agente.
El agente o representante de un tercero titular de una
marca en un Estado miembro del Convenio de la Unión de
París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá
registrar esta misma marca a su nombre sin el
consentimiento del titular.
- Limites del derecho de Marca
Si bien es cierto que el registro de la marca confiere a
su titular la facultad de prohibir el uso de su marca
por terceros, esta facultad tiene ciertas limitaciones.
- El titular de una marca no puede prohibir:
- El uso de la marca por un tercero cuando ésta sea
necesaria para indicar el destino de un producto o
servicio, en particular como accesorios o partes de
recambio.
- El uso por un tercero de su nombre y dirección.
- El uso de indicaciones relativas a la especie, a la
calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen
geográfico, a la época de la obtención del producto o de
la prestación del servicio o a otras características de
éstos, siempre y cuando dicho uso sea de buena fe (de
acuerdo a los usos honrados en la industria y el
comercio).
- El uso de un derecho anterior de ámbito local (cuando
tal derecho esté reconocido por las leyes nacionales
correspondientes).
¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL DERECHO
DE EXCLUSIVA DE LA MARCA?
En la mayoría de los países, el registro de una marca
tiene una duración de 10 años renovables
indefinidamente por periodos de 10 años.
¿CUÁL ES EL SÍMBOLO DE
PROTECCIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA?
El símbolo ® es el signo comúnmente utilizado
para indicar a los consumidores que la marca ha sido
registrada.
Para identificar que una Marca ha sido registrada, los
países de la UE identifican a los signos registrados con
el símbolo señalado o bien con las siguientes leyendas:
- Alemania : Eingetragene Marke o ® - Austria : Registrierte Marke o ® - Belgica : ® - Dinamarca : Indreg. Varemaerke o ® - España : Marca Registrada" ® o MR - Finlandia : ® - Francia : Marques déposées - Grecia : La Leyenda Marca Registrada en griego - Holanda : ® - Irlanda : Registered Trade Mark N° - Italia : Marchio registrado, Marchio reg. o ® - Luxemburgo : ® - Portugal : Marcas registrada, "MR" o ® - Reino Unido : Registered Trade Mark o ® - Suecia : Registrerat Varumärke or ®
¿ES OBLIGATORIO USAR LA MARCA?
La mayoría de las legislaciones nacionales regulan el
principio de uso de la Marca. En virtud de dicho
principio, el titular de una Marca está obligado a
utilizar la Marca de forma real y efectiva en el
comercio.
La Directiva Europea 89/104 estipula que el titular de
la Marca debe "...hacer un uso efectivo de la marca en
el Estado miembro de que se trate, para los productos o
servicios para los cuales esté registrada...".
Si bien la Directiva omite darnos una definición precisa
sobre el concepto de "uso efectivo", se asume que, dicho
concepto incluye por lo menos la puesta en el comercio
de productos y servicios, de manera que la simple
preparación para la puesta en el comercio de los mismos
no será considerada como uso efectivo.
El uso de la Marca no debe ser confundido con el éxito
comercial de la misma, pues lo único que importa es que
la Marca sea usada como signo distintivo.
De igual forma, el "uso efectivo" que se exige, deberá
darse en relación con los productos y servicios para los
cuales la Marca ha sido registrada.
a) Uso por el Titular b) Uso por un Tercero Autorizado
a) Uso por el Titular
Normalmente el titular es quien hace uso de la Marca.
Sin embargo, existen muchas otras formas de que la Marca
sea usada.
La Directiva considera que el titular hace uso efectivo
de la Marca cuando:
- el uso de la Marca en una forma que difiera en
elementos que no alteren el carácter distintivo de la
Marca en la forma bajo la cual ésta haya sido
registrada;
- poner la Marca comunitaria en los productos o en su
presentación en el Estado miembro de que se trate sólo
con fines de exportación.
b) Uso por un Tercero Autorizado
Con frecuencia los titulares de Marca confieren a un
tercero el uso de ella, particularmente a través de una
licencia.
En virtud de ello, si un tercero, con el consentimiento
del titular, es quien utiliza la Marca, dicho uso será
suficiente para cumplir con la obligación de uso
efectivo de la Marca exigido por la Directiva.
¿EXISTEN SANCIONES POR NO USAR
LA MARCA?
El titular de una Marca registrada que no la use está
impidiendo que terceras personas puedan apropiarse del
signo utilizado como Marca. Para impedir que esto se
produzca, la Directiva establece determinadas sanciones
para el caso de "no uso" de la Marca.
a) Caducidad b) Imposibilidad de Oposición
a) Caducidad
La sanción principal para los casos de "no uso" de la
Marca es la caducidad del registro.
La caducidad de una Marca será declarada si la Marca no
ha sido usada por un periodo ininterrumpido de cinco
años sin causas justificadas. (Artículo 12 de la
Directiva).
b) Imposibilidad de Oposición
Otra sanción para los casos de "no uso" de la Marca, es
la imposibilidad de interponer oposición en contra del
registro de nuevas marcas.
Es decir, si una Marca registrada no ha sido objeto de
un "uso efectivo" en el comercio, ésta no podrá, en
ningún momento, invocarse para oponerse al registro o
para solicitar la anulación del registro de una marca
posterior. (Artículo 11 de la Directiva).
TOLERANCIA DEL USO DE UNA MARCA
POSTERIOR
Cuando el titular de una Marca registrada tolera durante
un tiempo (cinco años normalmente) , el uso de
una Marca posterior, no podrá solicitar la nulidad de
dicha Marca ni impedir el uso de la misma por su
titular, a no ser que éste hubiera actuado de mala fé.
Esta disposición fue creada para garantizar la máxima
seguridad al nuevo solicitante que desea explotar una
Marca y, al mismo tiempo, para exigir cierta diligencia
a los titulares de las Marcas en la defensa de las
mismas.
Las limitaciones a los derechos de Marca, como
consecuencia de la tolerancia, dependen tanto del
comportamiento del titular de la Marca anterior, como
del titular de la marca posterior.
Las limitaciones operarán si el titular anterior tolera
el uso de la marca posterior y si el titular de ésta
última no actúa de mala fe.
a) Conducta de Tolerancia b) Ausencia de Mala Fe
a) Conducta de Tolerancia
Dicha conducta sólo puede proceder del titular de la
Marca anterior, el cual tolera el uso de la Marca con
total conocimiento de ello. Debe ser por un periodo
mínimo de 5 años consecutivos.
Esta figura sólo afecta a las Marcas registradas, ya
sean Nacionales, Internacionales o Comunitarias.
b) Ausencia de Mala Fe
Las limitaciones de los derechos de Marca en virtud de
la conducta de tolerancia sólo surtirán efectos si la
Marca posterior no ha sido solicitada de mala fe.
La mala fe deberá ser valorada con relación al momento
de la presentación de la solicitud de registro de la
Marca.
Problema: La Directiva en ninguna de sus
disposiciones define el concepto de "mala fe", lo cual
puede dar lugar a múltiples interpretaciones.
¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE UNA
MARCA PROPIEDAD DE UN TERCERO?
Las Marcas pueden ser objeto de diversas clases de
contratos, algunos de ellos utilizados para autorizar a
terceros el uso del signo protegido.
a. Cesión de la marca
Al igual que las patentes, la Marca es un derecho de
exclusiva que puede ser objeto de negocios jurídicos,
entre ellos, la cesión.
La cesión puede ser total o parcial, no existe
ninguna restricción respecto a los productos o servicios
sobre los cuales la Marca puede ser usada, ni respecto a
la forma en la cual la Marca debe ser utilizada (tanto
en el tiempo como en el espacio).
Para que la cesión de una Marca surta efectos frente a
terceras personas la mayoría de los países exigen que la
cesión se realice por escrito y que el cambio de
titularidad de la Marca se haga constar en el registro
de Marcas correspondiente.
b. Licencia de Marca
La licencia de Marca, es el contrato en virtud
del cual, el titular de una Marca concede a un tercero
el derecho a explotar la Marca a cambio de una
contraprestación económica.
La licencia de Marca puede ser exclusiva o no,
concediéndose para la totalidad o parte de los productos
y servicios, y para todo el territorio de un Estado o
sólo parte de él.
La licencia de Marca debe pactarse por escrito y
normalmente se exige que se inscriba en el registro .
c. Otros Contratos
La Marca también puede ser objeto de hipoteca, fianza o
de otros derechos reales, ser objeto de embargo u otras
medidas que resulten de un procedimiento de ejecución.
¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS PROVOCAN LA
EXTINCIÓN DE MI MARCA?
Una Marca puede extinguirse por los siguientes motivos:
a) Caducidad b) Nulidad
a) Caducidad
- Falta de renovación del registro de marca
- Renuncia del titular de la marca: debe ser por escrito
y presentarse ante el organismo de marcas competente.
- Falta de uso efectivo de la marca durante cinco años
ininterrumpidos para los productos o servicios para los
que ha sido registrada.
- Vulgarización de la marca: ocurre cuando la marca se
convierte en la designación habitual de los productos o
servicios que designa.
- Cuando la marca, como consecuencia del uso que se haya
hecho de ella por parte del titular o con su
consentimiento, pueda inducir al público a error sobre
la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de
los productos o servicios que designa.
- Las citadas causas de caducidad se encuentran
reguladas en la mayoría de las legislaciones nacionales
de marcas.
b) Nulidad
- Por haberse registrado contraviniendo las
prohibiciones absolutas o relativas de registro.
Marcas
